SITUACION LEGAL

La importación desde países terceros ajenos a la Unión Europea, debe realizarse por el titular de la marca o con su consentimiento expreso (a través de un distribuidor autorizado). En tal caso la posterior circulación de la mercancía dentro de la UE, es plenamente legítima.

Las importaciones paralelas ilícitas suelen reconocerse porque incumplen, la normativa de etiquetado española, la de gamas de envases y/o se ha borrado, el código de lote, afectando a la trazabilidad y a los derechos de los consumidores. Los productos son genuinos, seguros, fiables y aptos para el consumo, pero por acción de un tercero, ajeno al titular de la marca, dejan de cumplir la regulación comunitaria y española.

MARCO JURIDICO CIVIL

La UE, y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, defienden la doctrina, del agotamiento comunitario del derecho de marca, lo que quiere decir, que solamente se agota el derecho de exclusiva del titular de la marca, a decidir sobre su distribución y comercialización, cuando se ha producido una primera comercialización, en cualquier país del espacio Económico Europeo. Mientras esto no ocurra, es decir, la mercancía proceda de un país tercero y no tenga consentimiento de su titular, esta importación es ilícita.

El Tribunal Supremo español ha creado, aplicando esta doctrina, jurisprudencia, con dos recientes sentencias; sentencia 965/2008 del TS Sala de lo Civil y sentencia 1026/2008 del TS Sala de lo Civil.

MARCO JURIDICO PENAL

Código Penal:
Desde el 1 de octubre de 2004 el Código Penal regula también, las importaciones paralelas procedentes de terceros países. Dice así su articulo 274 que condena con penas de 6 meses a 2 años y multa a…
“QUIENES:

• Con fines industriales o comerciales  sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro
• reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.
• importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento …»

Esto implica que cualquier autoridad pública, funcionarios de Aduanas, policías, etc., deberán ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, de obligado cumplimiento para todos los Fiscales, dice:

 “… deberá tenerse presente por los Señores y Señoras Fiscales a la hora de ejercitar las correspondientes acciones penales, en relación con las conductas de importaciones paralelas extracomunitarias, que la exigencia en el articulo 270.2 y 274.1, de que concurra en las conductas de importación no autorizadas, el elemento subjetivo de intencionalidad…”

CONCLUSION

De todo lo anteriormente expuesto, se desprende, que las importaciones paralelas, realizadas desde países terceros, sin conocimiento y sin el consentimiento del titular de la marca importada, se consideraran ilícitas en el territorio español y podrán ser perseguidas por sus titulares o sus representantes en España, tanto por  la vía Civil, como por la Penal, estando protegido este derecho del titular, tanto por la legislación como por la jurisprudencia española y comunitaria.